
申请海外专利时,想必,很多申请人都有过类似的心路历程:
“我的技术够新颖/已经拿了国内授权/找了大所撰写——海外专利肯定妥了——怎么被驳回了?”
开始时信心满满,结果被“驳回”给了一记“闷棍”。
为什么会这样?
典型失败案例
我们借助一个企业案例,先来看看这些信心满满的申请,是如何一步步走向失败的?再为您揭示正确的做法。
背景:这是一家新能源装备领域的制造企业,技术能力不错,已经在国内获得多项发明专利授权。最近,企业计划将部分专利向美国延伸申请,作为未来融资和对外展示实力的重要支撑。
该企业的申请过程如下:
企业内部评估认为,某项技术虽不是颠覆性创新,但具备一定新颖性,且已拿到国内授权,具备继续投入申请美国专利的条件。
于是,将国内专利交由原先的专利代理机构继续进行美国申请。该机构主要服务于国内业务,同时也承接少量海外申请。
参考国内的授权结果,双方对海外申请结果有足够信心,于是将国内专利文本直接翻译后递交至美国。
但审查时,审查员却指出专利申请缺乏新创性。经过两轮答复,103问题(即创造性问题)始终未能解决。
企业为此还额外缴纳了RCE费用尝试答复,最终依旧被驳回。
拿到国内授权——翻译国内文件——递交海外。
这家企业采取的正是国内申请人申请海外专利时,较主流的一种做法。
为什么还是失败了呢?
很多人觉得是翻译、答复环节出了差错。
但真正的问题,出在一开始的做法上
这种做法虽然流程上没问题,但全程对申请结果几乎没保障,那么失败自然无法避免。
很多企业收到驳回通知后,一开始都想不通:“国内已经授权了,说明是有新创性的,怎么在海外就不行?”
直到事后复盘时,他们才逐渐发现:他们一开始就走上了一条“结果毫无保障、授权全靠运气”的申请之路。
为什么说这种做法,结果毫无保障呢?
以落地美国为例。
从一开始,采取这种做法的企业和代理所,就错误地把“国内授权”当成了“美国也能授权”的依据。
他们忽视了一个关键——美国的授权门槛更高,且审查逻辑与中国存在显著差异。
比如,中国专利很少被指出客体问题,但美国101条款对客体问题审查得非常严格;102/103问题上,中国通常只重点检索权利要求1,而美国审查员会对所有权利要求进行全面检索……
如果一没有厘清中美审查差异,二没有做出针对性的调整,只是“翻译+递交”,那么后续只能被动应对海外审查员的质疑,难以掌握申请结果。
正确做法是什么?
其实,申请人选择上述主流做法,也是因为他们没有搞清楚:什么是理想的授权结果?
在缺乏清晰目标的情况下,只能盲目参考身边常见的做法。
那么何为理想的授权结果?
对于企业来说,应该满足三个标准:
授权结果更稳妥
申请速度足够快
申请成本更可控
其中,最关键的,是要确保授权结果更稳妥。否则,无论过程多么顺利、费用多么节省,只要申请被驳回,投入的时间和金钱都等于“打水漂”。
要实现更稳妥的海外授权结果,不能仅靠“翻译+递交”,而是要在正式提交海外专利申请前,先做好两件事:
前置评估;
针对评估的问题,高质量改写申请文件。
虽然只是多了两个环节,却能显著提升海外授权的成功率,降低申请过程中的不确定性,让企业更有保障地获得理想的授权结果。
接下来,我们详细介绍这两个环节。
01—前置评估
稳妥不是递交后“见招拆招”,而是在申请前就预判风险、及时修正。
前置评估,就是在正式递交海外申请前,站在目标国审查员的角度,对申请文件进行一次全面“体检”和打分。
以美国申请为例,前置评估涵盖以下几个方面:
识别方案缺陷
对申请文件进行全面检查,确保权利要求清晰完整,说明书内容支撑充分。此外,考虑到美国专利审查会涉及较多海外现有技术,是否存在与技术方案高度相似的海外对比文件,也是“体检”的重点关注内容。
评估审查风险
评估申请文件是否存在美国常见的驳回点,比如101条款(客体问题)、102/103条款(新颖性与创造性问题)、112条款(支撑性问题)等。
选择申请策略
根据申请文件和申请人的实际情况,进行合理布局。例如,根据技术方案的新创性强弱,来选择仅仅落地美国还是同时落地多个国家;根据后续是否需要“新增技术特征”,来选择不同的落地方式。
需注意:不同国家的专利审查制度不同,专利授权门槛也不同,授权门槛越高,越不能跳过前置评估这一步!
02—针对评估的问题进行高质量改写
前置评估只是第一步,为了进一步降低审查风险,还需要以海外审查标准为导向,结合评估发现的问题,对申请文件进行高质量改写。
高质量改写主要包括以下两个方面:
本地化改写:根据目标国审查规则,调整申请文件的表达方式和技术表述,确保符合海外审查标准。
以美国为例,需要针对101条款(客体问题)、102/103条款(新颖性与创造性问题)、112条款(支撑性问题)等重点要求,对申请文件进行针对性优化,提升授权的可能性。
避险式改写:针对评估中识别出的缺陷与风险,提前做出调整。
例如,优化权利要求,回避潜在的不利对比文献;加强说明书支撑,避免因“发明点不清”或“技术改进不足”被驳回;补充实施例或具体应用场景,增强发明内容的可专利性和实质性贡献。
需注意:改写不是“润色”,更不是“翻译”,而是对申请文件进行优化、调整,让它从形式到实质都贴合目标国家的审查要求。
选择正确做法,才能得到理想结果
真正稳妥的海外专利申请,不是“把国内文件翻译一下”那么简单,而是要在提交之前,先看清授权风险、解决潜在问题。
如果这家新能源装备企业通过我们的做法申请美国专利,结果可能会大不相同:
授权结果更有保障,可能不会陷入答复-失败-再答复的循环;
减少不必要的花费,例如两次RCE的花费可能直接省下。
如果您也希望获得更加稳妥的授权结果,不妨了解我们的CRISE海外专利服务体系。
推荐文章:
美国专利研究 | 生物类物质的用途直接申请美国专利,居然有问题?
海外专利实战 |“if”还是“whether”?别让翻译软件坑了你!
美国专利动态 | 美国专利商标局即将暂停外观设计专利“加速审查”服务!
