
本系列上一篇文章:中国专利答审 | 权要抗辩空间不足时,如何“借力说明书”?--说明书特征上提的攻防策略(点击阅读)中我们探讨了当权要抗辩空间不足时,如何巧妙地“借力”说明书,将特征上提来进行有效的抗辩。
同时,文章末尾也抛出了一个引人深思的问题:如果权要本身已经具备足够的抗辩空间,是否就无需再“借力”说明书了呢?
本文将为您揭开这个问题的答案。
权要有抗辩空间,单纯抗辩有风险?
在实务中,当权利要求有抗辩空间时,很多申请人会选择单纯抗辩而不修改权要。这样处理好像没什么问题,但其中隐藏着巨大的风险。
《审查指南》第二部分第八章第6.1.1节驳回申请的条件规定了:
“驳回决定一般应当在第二次审查意见通知书之后才能作出。但是,如果申请人在第一次审查意见通知书指定的期限内未针对通知书指出的可驳回缺陷提出有说服力的意见陈述和/或证据,也未针对该缺陷对申请文件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了表述方式而技术方案没有实质上的改变,则审查员可以直接作出驳回决定。”
可见,若单纯抗辩的说服力度不够,或我们自认为足够而审查员不认同,那么,单纯抗辩导致的后果,可能是在下一次审查意见时被直接驳回。
那么怎么才能避免快速驳回呢?这就得好好了解并用好“听证原则”了。
听证原则:避免快速驳回的关键
想要用好听证原则,先要弄清楚什么是听证原则。
《审查指南》第二部分第八章第2.2节规定了:
“在实质审查过程中,审查员在作出驳回决定之前,应当给申请人提供至少一次针对驳回所依据的事实、理由和证据陈述意见和 / 或修改申请文件的机会,即审查员作出驳回决定时,驳回所依据的事实、理由和证据应当在之前的审查意见通知书中已经告知过申请人。”
简单来说,要拒绝你,必须先告诉你为啥拒绝你,给你一个陈述不要拒绝我的机会。
这也意味着,只要申请人在答复时,给出了合理的解释或者做了合适的修改,使得下一次的审查意见出现新的评述,就又可以拥有至少一次陈述意见的机会,审查员还得根据申请人新的意见陈述接着往下审查。
因此,正确运用听证原则,可以在一定程度上避免申请过早被驳回。
听证原则实战指南
搞懂了听证原则的重要性,接下来就得琢磨怎么把它用到实际答复里。
根据听证原则,一个很管用的招数就是在答复审查意见时,往权要中增加新内容。
但需要注意的是,并非任何内容都可以作为“新内容”加入权要。所谓“新内容”,是指审查意见未评述过的实质特征。
具体来说,包括以下两种情况:
情况1:从说明书里“挖宝”:提取未评述的特征
如果权要本身就有抗辩空间,那在答复审查意见时,可以从说明书中找出一些不影响保护范围的内容,往权要里加。比如:
很常规的特征:在相关技术领域里大家都用的通用技术手段。
必不可少的特征:实现该方案无法绕开的基本步骤。
显而易见的术语定义:那些对保护范围没啥实质性影响,看术语本身的字面意思就能理解其含义的术语。
这些特征虽然看起来没啥大不了的,对新创性也起不到帮助,但加进去就能作为新的事实,满足听证原则。
情况2:“拼图游戏”:组合从权内容
除了从说明书中提取特征外,还可以考虑把不同分支的从权内容拼在一起,形成新的组合。
不过,这种做法用得比较少,而且得小心操作,确保拼出来的权要保护范围清楚,法律上也站得住脚。
要注意的是,组合的从权原来属于不同的分支,拼起来才能够成为新内容。但是审查员有可能会忽视这一点,导致听证原则应用失败,因此,这种方式相对风险较大。
总结
通过上述分析,我们可以看到,在专利审查过程中,即使权要本身存在抗辩空间,单纯抗辩而不加新内容也存在一定的风险。
正确运用听证原则,通过在答复时适当增加新内容,可以有效避免申请过早被驳回。
那想要应用听证原则,必须得往权要里面加新内容吗?
别急,我们将在下一篇文章中进行介绍!
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