
假设贵司某产品被竞争对手起诉侵权其授权专利,且竞争对手胜诉。
后续竞争对手在其他第三方提出的无效请求阶段为了维持专利有效性,通过进一步限定的方式对权利要求进行了修改。
贵司的该产品是否还侵权?
今天的最高法案例就涉及这种情况,不妨接着往下看。
01案件概述
涉案专利的名称:一种自动橡筋机
申请号:201620180916.4
专利权人:台州朗进缝纫机电有限公司
02诉讼过程
台州朗进缝纫机电有限公司 (以下简称朗进公司),认为浙江南邦科技有限公司(以下简称南邦公司)制造、销售的自动橡筋机(以下简称被诉侵权产品)落入涉案专利权利要1、2、7的保护范围,侵害了涉案专利权,并上诉至一审法院。
一审法院最终判决侵权行为成立,南邦公司赔偿朗进公司合计28万元。
一审判决后,案外人针对涉案专利向国家知识产权局提起无效宣告请求,专利权人修改权利要求书后,涉案专利维持有效。
无效宣告请求程序结束后,南邦公司向最高法院提出上诉,主张目前涉案专利维持有效的权利要求的保护范围与朗进公司在一审中主张的原权利要求1、2、7的保护范围均不一致,请求最高法院对被诉侵权产品是否构成侵权进行审理。
最高法院认为被诉侵权产品依然侵权,但酌减赔偿数额,确定南邦公司支付朗进公司赔偿数额为5万元。
03无效请求中权利要求的修改
想要理清本案,首先要知道专利权人在无效请求程序中到底对权利要求作出了何种修改。
涉案专利修改之前的部分权利要求如下(其余权利要求仅体现引用关系):
1、一种自动橡筋机,包括送料装置、拉料装置、翻转机械手装置、进给导轨装置和缝纫装置,其特征在于:所述送料装置与拉料装置分别设置于翻转机械于装置两端,所述翻转机械手装置与进给导轨装置连接固定,所述送料装置包括第一机架与第二机架,所述的第一机架设有第一电机带动的第一送料主动轮,所述的第二机架设有第二电机带动的第二送料主动轮,所述的第一机架上端设有第三电机带动的理料滚轮;所述翻转机械手装置包括能绕第一轴心转动的第一夹具、能绕第二轴心转动的第二夹具、设置在第一夹具与第二夹具之间的托料架和固定机架,所述第一夹具、第二夹具及托料架均设置在固定机架上,所述的固定机架间隔设有用于驱动第一夹具绕第一轴心旋转运动的驱动电机和用于驱动第二夹具绕第二轴心旋转运动的反转气缸,所述托料架可沿固定机架方向向缝纫装置方向做水平位移;所述拉料装置包括可夹持橡筋带的夹持机构以及拖动该夹持机构移动的滑动机构;所述的第一送料主动轮转动并在第一送料主动轮与第二送料主动轮之间输入设定长度的橡筋带,所述拉料装置的夹持机构夹持第二送料主动轮出料口处的橡筋带端部,并在第二送料主动轮的辅助送料下,滑动机构带动橡筋带位移穿过第一夹具和第二夹具,然后通过设置于第二送料主动轮出料口处的切料机构将橡筋带切断;所述第一夹具和第二夹具夹住切下的橡筋带两端后,分别绕第一轴心和第二轴心旋转橡筋带的两端固定在托料架上,进给导轨装置带动橡筋带位移至缝纫装置针头下端进行缝制。
2、引1
3、引2
4、引2
5、引1
6、引1
7、根据权利要求1所述的自动橡筋机,其特征在于:所述第一夹具与第二夹具均包括上夹体、下夹体,所述第一夹具与第二夹具对称设置,所述下夹体上设有夹紧气缸驱动上夹体上下位移,所述的驱动电机为闭环步进电机,所述驱动电机具有第一驱动轴,所述的第一驱动轴通过第一连接臂与所述的第一夹具相连接;所述的反转气缸具有第二驱动轴,所述的第二驱动轴通过第二连接臂与所述的第二夹具相连接。
8、引7
9、根据权利要求8所述的白动橡筋机,其特征在于:所述托料架后端连接设有水平导轨,所述水平导轨上设置有推进气缸推动托料架前后位移;所述导轨上端固定连接设有顶出气缸,所述顶出气缸前端设有顶带挡片,所述托料架上端面设有顶带缺口,所述顶带挡片可沿顶带缺口的缺口方向位移进行调节距离。
10、引9
专利权人在无效请求程序中,以修改前的权利要求1为基础,通过增加修改前的权7的“所述的驱动电机为闭环步进电机”以及修改前的权9的全部附加技术特征(即上述加粗部分特征),对权利要求进一步限定修改,并成功维持涉案专利有效。
什么是“权利要求的进一步限定”修改?为什么该方式修改能够被允许?
《专利审查指南》第四部分第三章中关于“无效宣告程序中专利文件的修改”的4.6.2规定:
在满足上述修改原则的前提下,修改权利要求书的具体方式一般限于权利要求的删除、技术方案的删除、权利要求的进一步限定、明显错误的修正。
权利要求的删除是指从权利要求书中去掉某项或者某些项权利要求,例如独立权利要求或者从属权利要求。
技术方案的删除是指从同一权利要求中并列的两种以上技术方案中删除一种或者一种以上技术方案。
权利要求的进一步限定是指在权利要求中补入其他权利要求中记载的一个或者多个技术特征,以缩小保护范围。
简言之,在无效宣告程序中通过进一步限定对专利文件进行修改时 ,上提的只能是原授权从权的技术特征(允许提一个或者多个技术特征,多个技术特征可以来自不同从权),但不可以从说明书中提特征。
关于“权利要求的进一步限定”修改,感兴趣的读者还可以阅读往期发布的文章:针对无效的权要修改,专利审查指南里的这条你读懂了吗?| 最高法中国专利判例解读之11——解读无效宣告请求期间所允许的修改
权利要求修改了,那被诉侵权产品还会落入修改后的权要范围吗?修改前判定的侵权还能作数吗?
这也是南邦公司上诉至最高法院的原因。南邦公司主张被诉侵权产品并未落入修改后的权利要求范围,不构成侵权。
但最高法仍然判决产品侵权,但赔偿金额从一审的28w减到了5w。这又是为什么呢?我们接着往下看。
04诉讼焦点
最高法院二审的重点在于:判断经过无效请求程序对权利要求的进一步限定修改后,被诉侵权产品是否侵权涉案专利。
最高法院明确指出:国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的,未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为,亦构成对涉案专利权的侵害。
最高法基于修改后的权要特征和被诉侵权产品的技术内容,认为被诉侵权产品仍然落入修改后的权要范围内。所以,被诉侵权产品仍旧构成专利侵权。
关于最高法如何解读具体特征进而判断侵权,本文不做赘述,感兴趣的读者可以在后台留言“最高法27”,获取本案最高法判决原文。
同时,就赔偿金额,最高法还指出:
有关侵权实施者应当承担赔偿责任,但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量,对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为,可以酌减赔偿数额。
为什么最高法会考虑酌减赔偿数额?
是因为在专利确权程序中,以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求,可能会出现经过确权程序所确认的修改后的权利要求,在涉案专利原始的专利文本之中并不存在之情形。这在一定程度上是牺牲了专利信息公开的稳定性以图保障其有效性,对专利信息公开的既往公信力有一定程度的减损进而需要弥补。
简单来说,如果A侵了B的权,赔了一笔钱,但后面B修改了权要并维持有效(修改后权要仍落入原独权的保护范围),这时候如果A又落入修改后范围,则仍算侵权。
如果原权要里没有直接记载修改后的权要,仍旧判定赔偿B原来的金额,这是不公平的。
因为对于A来说,虽然B最后确权的权要,能通过原来的权要拼凑出来,增加的特征也都是原来权要里的,但是原权要没有记载修改后权要,A根据原权要不能成功预期B后面会为了维护专利权而改为保护修改后权要。
这种情况下,要求A提前未卜先知,不能侵权,也强人所难。所以公平起见,会酌减赔偿数额。
具体到涉案专利,修改后的权利要求1,虽然是以修改前的权利要求1为基础的,但在涉案专利原始的专利文本之中并不存在。修改后的权利要求2、7系修改后的权利要求1的从属权利要求,在涉案专利原始的专利文本之中也不存在。
但南邦公司的产品还是落入修改后的保护范围,所以最高法酌情将赔偿金额从一审的28w减到了5w。
更多的话
在无效宣告程序中,对权利要求进一步限定修改,可能造成修改后的权要在原始的专利文本之中并不存在的情况。此时,即使产品落入修改后的权要保护范围构成侵权,但是基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量,赔偿金额会酌情降低。
如果您还有疑问,欢迎留言讨论。
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